• 中华全国专利代理人协会
  • 北京知识产权代理行业协会理事
  • 北京知识产权保护协会会员
  • 北京知识产权研究会理事
  • 北京技术市场协会会员

你的位置:国林贸知识产权 >> 资讯 >> 专利知识园地 >> 专利代理 >> 详细内容

美国欧盟亚洲各国专利代理制度现状及发展研究

热度1386票  浏览803次 时间:2011年4月18日 13:44
一、美国专利代理制度简述
    1.美国专利代理人/专利律师的执业资格规定
    美国专利代理的执业人员分为专利代理人(patent agent)和专利律师(patent attorney),其人数为世界之首。根据美国专利商标局公布的数据,截至2006年11月26日,美国全国共有8130名注册专利代理人,25544名注册专利律师。[1]专利代理人是通过在美国专利商标局申请并符合注册条件,每年从事专利代理事务的个人。一个人只通过专利代理人资格考试而没有通过普通律师执业资格考试,则仅被称为专利代理人。专利律师是满足专利代理人的条件且已经在任何美国联邦法院或任何州的最高法院从业的律师。[2]
    由于专利代理服务具有很强的专业性,任何一个人要取得执业资格,必须通过资格考试。注册与纪律委员会负责资格考试工作。每一个报考者都必须符合下述要求:持有一个公认的技术科目的合格学位(A类);获准在指定的学术机构学习但没有取得A类中学士学位以及专业训练(B类);任何通过每州工程审查部举办的工程基础考试的人。考试形式均为笔试,即50个选择题(1997年取消了文书撰写),内容涉及专利法,美国专利商标局条例,执业实践,诉讼程序及其他内容。每年考试后即公开考试内容。通过考试取得执业资格后没有规定必要的和任意的研修。但是如果申请人曾担任美国专利商标局专利审查或商标审查的工作达4年以上,则享有资格考试豁免权。美国专利代理人和专利律师执业前,必须向美国专利商标局进行注册登记。
    美国专利商标局下设注册和纪律委员会(Ofrice of Enrollment and Discipline),对注册专利代理人和专利律师进行管理,如果出现有可能违反执业规范的行为,就要接受纪律委员会主席主持的调查,调查属实,则由美国专利商标局专员执行相应处罚。
    2.美国专利代理人/专利律师的执业范围
    专利律师根据专利局的规则,可以代理由专利局受理的相关业务:第一,到美国专利商标局做专利申请的陈述说明(不能代理商标申请);第二,撰写专利有效性和专利侵权的说明书,为申请外国专利提供建议、翻译和联络工作;第三,允许其代理由专利局受理的行政审判业务,同时也可代理仲裁、调解业务,但是关于著作权法的业务,不具有律师资格者是不允许其代理的;第四,办理与专利许可或转让合同相关的事务。依据美国律师协会模范规则第一条第七款的规定,禁止一个律师同时代理原被告双方业务。并且,模范规则第一条第十款进一步规定,前述规定适用于这一律师所属的律师事务所的其他律师。
    美国的专利代理人主要是向委托人提供与专利有关的法律咨询;为委托人撰写专利申请文件、代理委托人向美国专利商标局办理专利审查和授权方面的所有手续。
    3.美国专利代理人/专利律师的执业模式
    美国每个州都制定州法以规范专利律师的执业活动。所有州都允许个人执业和合伙执业,至于法人形式,有一些州则不允许。不同模式的事务所,律师的人数也不同。现在多数原来的合伙制事务所都改成了有限责任合伙(Limited liability partnership,LLP)、有限责任公司(Limited liability company,LLC)、专业服务公司(Professional corporation,PC)等。近年来的发展趋势则是越来越多的州开始允许律师或具有律师资格者、具有会计师等资格的律师共同经营综合法律事务所,以应对日益复杂的委托业务和诉讼代理,其数量正在逐年增加。另外,由于没有相关法律规定的限制,专利律师和专利代理人被其他律师、企业、大学、政府机关雇佣的例子很多,现在比例大约有40%。
    二、欧盟专利代理制度简述
    (一)欧洲专利局专利代理师制度
    欧洲专利律师(European patent attorney)是由欧洲专利公约规定的一种执业资格,是指通过资格考试,有权在欧洲专利局代理专利事务的执业代理人。目前,欧洲专利律师约为5840人。正在执业的专利律师的比例大约为20%,根据执业代理人协会的粗略推定,有2/3的专业代理人在专利事务所工作,另外1/3则受雇于公司企业。
    欧洲专利律师必须是欧洲专利公约缔约国的公民,且已通过欧洲专利律师执业资格考试,在欧洲专利公约缔约·国拥有自己的经营场所或者供职单位。若要成为欧洲专利律师则须按照欧洲专利局的规定形式提交相应文件资料进行注册登记,成为欧洲专利局执业代理人协会(Institute of Professional Representatives before the European Patent Office)的会员,其行为符合协会行为规范的要求。专利代理人协会纪律委员会和欧洲专利局纪律委员会和纪律处罚复议委员会作为执业纪律检察机构。
    欧洲专利律师执业资格考试由欧洲专利局专员任命的考试委员会主持和管理。考试涉及的法律和条约包括:欧洲专利公约(EPC)、专利合作条约(PCT)、保护工业产权巴黎公约、EPO申诉委员会的案例汇编及有关国家的法律。考试内容包括起草专利诉讼文书,诉讼答辩状和撰写异议书,法律问答。
    欧洲专利律师执业资格考试每年举行一次。一个人如果具备理工科大学同等学历水平,并拥有相关技术,保证其掌握相应专业知识,且已完成3年的全日制培训课程,或者是在欧洲专利律师指导下进行更长时间的实践活动,又或者具备在欧洲专利局或类似机构4年以上从事审查职务的工作经历,可申请参加欧洲专利律师的资格考试。取得执业资格后,欧洲专利律师必须进行3年的研修。
    欧洲专利代理人的业务范围,仅仅限于欧洲专利申请业务,即只能向其委托人就如何保护其发明创作提出建议,根据现有技术评价一项发明创造的可专利性,并撰写专利申请。原则上不允许双方代理。欧洲专利律师是否可以从事其他执业工作,诸如咨询,给出意见,谈判,许可协议的执行及类似活动,取决于其执业活动所在地的缔约国的国内法律规定。
    对于欧洲专利律师的执业模式,欧洲专利公约没有做出明确的规定,但是要服从每一个成员国国内法的规定。
    (二)英国专利代理制度
    1.英国专利代理人执业资格规定
    作为一种职业,英国专利代理人(专利律师)自19世纪晚期就已经出现了。专利代理人特许协会成立于1882年,以促进和规范专利代理职业。第一个专利代理人于1889年登记注册,从那时起,专利代理人特许协会就一直管理注册登记工作。商标代理人特许协会成立于1934年。可见,专利代理人和商标代理人的执业资格是分开的,分别管理。在撒切尔政府解除管制的趋势影响下,英国对专利代理人(专利律师)执业的相关规定相对比较宽松。在许多案件中,都可以看到专利律师与其他欧洲国家的专利律师之间的合作。
    在英国,任何人若想取得专利代理人或商标代理人执业资格则必须报考执业资格考试。每个报考者只要中等教育的成绩良好,获得大学或理工学院授予的学位,然后通过任何一门考试委员会认可的考试即可参加以专利法和程序法为内容的基础考试。通过后,可申请参加高级考试。(允许在考前提出豁免要求,经过审查予以批准。)申请人通过基础考试和高级考试后,在一个专利代理人管理下进行2年实习活动,如果是其自己单独实践,则要求经过4年方可取得执业资格。英国专利局负责专利律师的注册登记工作。
    2.英国专利代理人执业范围
    英国专利代理人(专利律师)执业范围包括:向专利局提出专利、外观设计、商标的申请手续及处理;代理其当事人在专利地区法院和专利高等法院出庭,仅限于因为不服缺席判决而上诉的案件;代理专利权的异议、无效申请,准备专利有效性和专利侵权的意见书;关于知识产权合同的事实陈述和侵权谈判中的陈述;代理针对进口侵权产品而申请法院禁令并要求损害赔偿;对诉讼结果、专利、商标、外观设计的有效性,陈述其见解和看法。为了使专利代理人能够对专利局有关专利的决定提出追诉,而授予其出庭的权利和辩论的权利。另外,专利代理人还可代理在基层裁判所诉讼的专利、外观设计案件。允许其代理仲裁、调解与著作权相关的法律业务,还可开展合同洽谈业务。
    商标代理人的执业范围包括商标、外观设计的申请手续及处理,但不能在法庭上陈述意见。
    普通律师有其专属执业范围,例如只有普通律师能够代理专利高等法院的专利侵权诉讼。此外,商标代理人不能代理的商标侵权案件,不能代理的上诉至高等法院不服专利局裁决的案件都属于普通律师的代理权限。
    3.英国专利代理人的执业模式
    英国专利局允许专利事务所以法人形式执业,也允许其代理向专利局进行申请陈述。一个以法人形式执业的专利事务所或商标事务所必须全部由专利代理人或者商标代理人组成。英国目前几乎所有的专利事务所要么是个人开业要么是合伙执业,所有的合伙人原则上都承担无限责任。在一定条件下也可设立一个有限责任的合伙。一个专利律师也可受雇于他人而进行相关执行活动。
    专利代理人可以雇佣会计师、律师、其他资格者或非资格者。另外,专利代理人还可同注册商标代理人共同组建合伙组织。其设立无须经国家专门管理部门的认可和登记。只是对其出资者作出限制性规定:在出资者中,至少有1个担任管理职务的出资者是注册专利代理人,有四分之一担任管理职务的出资者是专利代理人。
    除专利代理人外可以开展知识产权业务的资格者还有法庭律师和事务律师。法庭律师可在高等裁判所、上诉法院、上议院拥有陈述意见的独占权;代理他人在专利厅、商标厅办理有关手续的权利。事务律师除法庭辩论外,可以代理他人办理专利、商标、外观设计的相关业务手续;可以对知识产权陈述正式意见,为裁判案件作法律业务的准备工作及提出指示;为法庭律师所代理的案件作出说明;为有关知识产权的转让合同、许可合同、保证合同制作书面材料;同时拥有在基层裁判所出庭和辩论的权利。
    (三)法国专利代理制度
    1.法国专利代理人的执业资格规定
    法国知识产权律师大约1400人,代理人约有500人。法国知识产权律师大多是个人执业,少量以联合执业形式开展业务活动。欧洲国家的公司企业大多倾向由他们自己提交专利申请而不是依靠知识产权律师。知识产权律师的主要客户是外国人、小公司和个人。
    在法国,一个品行良好的人通过知识产权律师资格考试后在一个执业律师指导下从事3年的实践工作,即可取得专利代理人的执业资格;然后可选择以个人开业形式或作为组织成员或受雇于另一个知识产权律师从事相应的知识产权律师执业活动。同时向知识产权局的资格委员会登记为“知识产权律师登记名单”的成员。在法国,除了专利代理人或者普通律师,任何人都不能从事专利服务实践活动。
    法国专利代理人执业资格考试每两年一次。由知识产权局考试委员会(其中包括一些知识产权律师)主持。参加专利律师考试者必须获得一个理工科学位;3年工作实践;接受1年的专业训练。参加商标律师考试者必须获得一个法学学位;3年工作实践;接受1年的专业训练。专利律师考试内容涉及两部分:一是根据一份技术报告起草索赔文书;二是起草一份判定侵权的专家报告。考试分成笔试和口试。如果考生的笔试成绩在及格线左右,而口试成绩较好者可获准通过。考试合格后,无须再研修。
    法国的专利代理人和商标代理人是相互独立的执业资格,其资格考试,专业培训和执业范围都不相同。但是,绝大多数专利代理人都持有商标代理人的资格。但是商标代理人不得代理专利申请。
    专利代理人有义务向专利代理人协会进行注册登记,其执业符合协会颁布的行为规范的要求。
    2.法国专利代理人执业活动范围
    法国的专利代理人的执业服务范围很宽泛,不仅可以代理向专利局进行申请陈述,起草申请文件,还可以受理有关知识产权的咨询业务。专利代理人经常做一些检索工作,使得申请人可以在检索结果的基础上自愿修正其权利主张,从而增进其待申请专利的新颖性和创造性。专利代理人不能开展诉讼代理业务,包括调解业务。只有普通律师可作为知识产权侵权诉讼的代理人。在实际诉讼中,专利代理人只是律师的助理。禁止律师在诉讼中的双方代理。
    3.法国专利代理人的执业模式
    目前,在法国被认可的经营模式主要有以下几种:一是不具有法人人格,主要包括个人经营、公益团体、公益职业团体、协同组合;二是具有法人人格,包括根据知识产权法第422条第3款规定设立的公司法人及第422条第7款规定设立的社团法人;自由职业民事公司(可以是有限公司也可以是股份公司);商法上的公司(可以是有限公司也可以是股份公司);经营利益共同体。
    一个知识产权律师可以受雇于一个公司或其他普通律师机构或其他知识产权律师从事相应的执业活动。知识产权律师还可以与其他类似职业共同投资设立公共服务机构(SCM—societe civile de moyens),经济合作机构(GIE—groupements d’interet economique)和欧盟经济合作组织(GEIE—groupements d’interet economique)。但知识产权律师不能与普通律师共同开办事务所联合执业。任何受雇于一专利事务所的普通律师不能使用普通律师的称谓,也不能作为普通律师出庭代理案件。
    (四)德国专利代理制度
    1.德国专利律师的执业资格规定
    在德国,那些受雇于专利代理事务所和受雇于公司的专利律师有很大差异,甚至在名称上都不同,受雇于专利代理事务所的称专利律师或专利代理人(Patentanwalt,专利代理事务所律师),受雇于公司的称专利顾问律师(Pantentassesor)。其执业范围与专利律师相似,但是不超出其雇主公司的活动范围。由于德国绝大多数大公司都有自己的知识产权事业部专门处理申请事宜,因此专利律师的当事人通常都是中小型公司和外国申请者。
    普通律师往往代理商标案件。德国专利律师人数:截至2005年底,批准备案的专利律师为2402人。德国所有的专利律师必须加入专利律师协会。专利局特派专员负责专利律师组织的监督管理。专利评估师协会(VVP):这是一个自发组织,大约有270名专利评估师和约400名专利工程师。
    要成为德国的专利律师需要满足以下基本条件:德国国籍或有住所、有技术背景并经过技术和法律方面的实习和培训、通过专利律师考试。
    德国的专利律师要求经过严格的培训和考试才能取得资格。首先应取得理工科大学学位且应当具有至少一年的工作经验,然后需要在一专利事务所或一公司专利事业部接受3年的执业培训,或者是直接由专利局或一专利法院提供的3年培训。任何完成专利律师培训的人都可以参加考试。同时在专利局或专利法院从事技术职务达10年以上者都可以不接受培训而直接参加考试。
    德国专利律师资格考试由联邦司法部任命的考试管理委员会主持。考试包括笔试及撰写文书,内容是关于工业产权保护和实践活动的理论性测试,还有口试,内容涉及工业产权法,民法,商法,反不正当竞争法,条约,外国工业产权法,专利律师法。考试合格后,向德国专利局进行注册登记以取得执业资格。
    取得执业资格后,必须要经过大约三年的必要研修培训。培训内容包括在专利律师或者助理专利律师的指导下进行至少2年的执业培训;在专利局进行4个月的培训以及在专利法院进行8个月的培训。
    2.德国专利律师的执业范围
    德国专利律师,除了代理向德国专利局进行申请活动和准备相关文书资料之外,还负责提供专家意见书,不仅可以代理第三方处理涉及工业产权法中专利和商标的问题还可以代理涉及其他权利的案件,比如电脑程序和植物新品种等。代理关于商标局及联邦专利裁判所所管辖的业务。代理在联邦裁判所的审决取消诉讼、强制实施权诉讼。另外,还可代理由仲裁裁判所受理的业务。但是知识产权侵权诉讼及联邦裁判所的控告案件,只能由律师代理,专利律师只能作为普通律师的助理。
    3.德国专利律师的执业模式
    德国专利律师除了个人开业之外,还允许合伙执业和设立有限公司的形式。在一定条件下也可以设立分支机构。目前,大约有10个专利事务所是以有限责任公司的形式进行执业的,但向专利局进行申请活动的只能是律师个人。不允许不具备专利律师执业资格的人成为专利事务所的投资人。作为有限公司,必须在区裁判所登记,并且应向专利代理人协会咨询,还应取得专利局长官的认可。
    法律并未禁止专利律师聘请普通律师作为第三方当事人的代理律师进行诉讼。法律也未禁止非专利律师的个人聘请普通律师作为第三方当事人的代理律师进行诉讼。然而,法律禁止专利律师作为其雇主的代理人出庭。专利评估师则没有类似规定,有权成为其雇主即公司的代理人。
    三、亚洲专利代理制度简述
    (一)中国的专利代理制度
    1.中国专利代理人的执业资格规定
    中国专利代理行业始于上个世纪80年代。当时近万名科技人员接受了由原中国专利局举办的涉及专利法及其实施细则、专利申请文件撰写、专利审批程序等科目的专门培训,取得为期两年的专利代理人临时证书,形成了最初阶段的我国专利代理人队伍。这些人员组建了我国第一批专利代理机构,一类只能代理国内专利业务,另一类则可以代理国外专利业务。其后,随着专利法、专利代理专门法律法规的陆续出台,我国专利代理从业人数和专利代理机构越来越多,执业服务也越来越规范。2001年开始逐步对专利代理行业进行市场化改革,给这个新兴行业带来了新的气象和发展契机,有利于专利代理机构之间的公平竞争,有利于发挥专利代理人的积极性。
    在我国,专利代理人的执业实行双证制,即必须同时具有专利代理人资格证书和专利代理人执业证书。通过全国统一的专利代理人资格考试的人才能获得专利代理人资格。这种资格考试以前每2年一次,从2006年开始改为每年一次。具有理工科大专以上学历、2年实践经验、品行良好的18周岁以上的中国公民方能参加专利代理人资格考试。考试合格后,在专利代理机构中连续实习满1年、由专利代理机构聘用的70周岁以下的中国公民方可以领取专利代理执业证书。领取了专利代理执业证书的专利代理人必须加入中华全国专利代理人协会,方可以正式执业。
    截至2005年底,我国具有专利代理人资格的人员共8010人;领取专利代理执业证书的专职代理人共4228人。其中近一半都分布在北京、上海、广东等经济发达地区。专利代理机构共有598家,其中涉外115家,非涉外483家。
    2.中国专利代理人的执业范围
    根据我国《专利代理条例》的规定,专利代理机构承办的事务应包括:提供专利事务方面的咨询;代写专利申请文件,办理专利申请,请求实质审查或者复审的有关事务,提出异议,请求宣告专利权无效的有关事务;办理专利申请权、专利权的转让以及专利许可的有关事务,接受聘请,委派专利代理人担任专利顾问;办理其他有关事务。如果涉及涉外专利代理,专利代理人还要将外文资料正确翻译成中文,并根据专利法对其进行修改等。
    我国的香港特别行政区专利权的授予采取登记制度,即香港对专利发明不进行实质审查,只进行程序登记。香港没有专利代理人制度,任何公司和个人都可以申请专利和代理与专利有关的事务,实际上,主要由当地的律师事务所和大陆的中国专利代理(香港)有限公司完成。专利法律诉讼则主要由律师事务所完成。尽管香港没有专门的专利代理机构,但是其专利代理市场并不混乱,主要原因是社会诚信度比较好。
    (二)日本专利代理制度
    1.日本弁理士的执业资格规定
    日本的专利代理人称为“弁理士”,规范专利制度的法律为《弁理士法》。原则上,要成为一名弁理士,他首先必须是日本国公民或取得永久居留权的外国人(年满20周岁),在日本国内有住所,然后通过专利律师资格考试。弁理士的执业考试有两种类型:初级考试(针对非大学毕业生)和综合考试(包括选择题、论述题、口试,主要是知识产权法)。具有律师资格,或者从事专利复审、审查工作7年以上的专员免试。考试合格的人在日本弁理士会登记注册人即成为弁理士。
    截至2003年,日本全国共有弁理士5671人,大约有2/3的弁理士都集中于东京执业。近年来,弁理士人数增长很快,尽管如此,工业企业仍提出许多新的需求,如增加弁理士培训项目,增加弁理士人数,解除广告发布的限制,允许弁理士与普通律师联合执业等。
    2.日本弁理士的执业范围
    弁理士的执业活动包括:代理自然人向专利委员会进行工业产权申请,准备专家意见书,准备申请文件,代理当事人向法院申请判决无效,在侵权诉讼中协助诉讼律师。以前,日本弁理士不能出庭代理专利诉讼,但2003年日本修改了《弁理士法》,根据该法第六条,对于行政诉讼,弁理士可以成为诉讼代理人,对于专利侵权诉讼,经过特定侵权诉讼知识培训和考试并在日本弁理士会获得附记注册的弁理士可以作为诉讼代理人与律师一起出庭,也可以在法院统一的情况下单独出庭。
    根据《日本弁理士法》的规定,弁理士不能代理在其过去任职的法院或者专利委员会审理的案件,也不能代理其竞争对手已受理的案件。弁理士未经授权不得披露机密信息或者从事有违其行为准则的行为。一名弁理士有权拒绝提交自己手中持有的与其当事人商业活动相关的任何文件资料。
    3.日本弁理士的执业模式
    绝大部分弁理士,要么是自己设立一个事务所,要么是受雇于人。专利事务所中大约3/4是一人设立的事务所,而十人以上的专利事务所只有1%。专门在公司企业供职的弁理士不多,大概只占总数的10%。
    四、专利代理制度发展趋势分析
    随着社会经济的发展及知识产权企业战略重要性的不断提高,可以预见,今后对于具有技术背景的法律工作者——专利代理人或专利律师的需求将会不断增加,人才问题是专利代理的核心问题之一。人才问题应该包括人才的数量和质量两个方面,须为具有技术背景者更易获得法律工作者的资格创造有利条件。因此,首当其冲须改革现行专利代理人考试制度。为减少应试者过重的负担,试题的构成及范围应当合理化。对于已持有专利代理人资格者,必须进行登记,且规定未加入专利代理人协会者,不能开展专利代理业务。但是不难发现,强制加入制度,如同“双刃剑”,有正反两个方面。在对其进行合理指导和有效监督的同时,也产生了阻碍其自由竞争的负面影响。因此,美国、韩国等国,没有强制专利代理人加入专利代理人协会。就其本身而言,随着专利代理人数量的增加,根据各国动向、其他行业动向的变化,可将督察专员、外部检查组等导人该制度,以提升该制度的正面优势,强化专利代理人制度。另外,精确审查现行的专利代理人协会规则,根据该规则的目的将某些事项条文化,成为该规则的一部分,以简化行政事前参与。另一方面,专利事务所也应通过个人事务所之间协作及联合,雇佣不同的专家,尽可能联合所有具有资格者来共同经营综合事务所,以顺应当前企业知识产权战略的发展需求的多样性和复杂性。
    从产业界等角度出发,应由使用者自己选择专利代理人或是其他律师来为其服务,以解决专利服务领域的人力资源紧张、服务单一的现状,同时也可引入竞争机制促进该领域正态发展。专利代理人可为其提供多样化的服务,不仅仅只停留在通常的合同代理业务(包括合同洽谈代理、合同书的制作、谈判等),其业务的对象也不应该仅限于工业所有权,还应包括与之联系较深的反不正当竞争法、著作权、植物品种、半导体集成电路配置等相关法规。为防止因大幅度增加专利代理人而降低其素质或能力,应同时推行强化研修机制。
  今后,伴随着知识产权市场的扩大和诉讼案件数量的增加,为应对有关生物、金融、工程等最尖端技术的诉讼,审判机关应不断提高知识产权专业人员的素质和数量,对知识产权裁判官进行强化培训,聘请技术专家等,以适应现代知识产权诉讼的裁判体制;同时,建立高效且易于操作的纠纷处理机制以提高工作效率。而作为技术和法律专家的专利代理人,其权利不应仅限于技术说明和权利范围内的法庭陈述,还可同诉讼代理人、律师一起行使调查取证、准备书面材料、和解交涉等方面的权利,即确立严格遵守职业伦理和规则的专利代理人侵害诉讼代理权。
TAG: 美国 专利代理 亚洲
上一篇 下一篇